Nullo il marchio “Neve” per i cosmetici.

Nullo il marchio “Neve” per i cosmetici.

Una recente sentenza del tribunale di Milano (N. 9103 del 2015) mi fa pensare ad una applicazione delle leggi sul passing off.
È una opportunità per approfondire l’argomento “registrazione marchi”.
Il tribunale avrebbe riconosciuto che la parola Neve non può essere utilizzata come marchio nel settore cosmetico. In questo caso essendo una parola è propriamente un “logo” quando nell’utilizzo comune molti pensano che il logo sia un simboletto grafico.
Si tratta da quel che ricordo delle leggi sulla proprietà intellettuale di un passing off per confusione.
Si applica in genere indipendentemente dal fatto che ci sia o no l’intenzione di fare confusione.

Non penso si possa risalire alle reali intenzioni che nel fondamentale processo del naming, la definizione del nome da dare ad una marca, hanno fatto scegliere il nome NEVE.
In questo caso tra il marchio Nivea® e Neve la somiglianza fonetica in italiano è relativa.
Ma considerando anche la comune costruzione etimologica ed il valore commerciale del marchio NIVEA, uno dei primi marchi sia in valore (il ranking lo posiziona attorno ai 6 miliardi di US$) che in riconoscibilità internazionale, si possono intuire le motivazioni del tribunale di Milano.

Il mercato della cosmesi è spesso turbato da liti per marchi e brevetti e quando si vuole creare una nuova marca la scelta del nome è un processo difficile che richiede molte valutazioni di ordine commerciale, interculturale e legale.
In alcuni paesi poi è diffusa una sorta di “guerra preventiva” dei “marchi” dove, visto che il costo di registrazione è relativamente basso, vengono registrati a priori decine di marchi che magari restano inutilizzati per anni, al solo fine di accaparrarsene il potenziale utilizzo o impedirne l’uso da parte di potenziali concorrenti. Strategie di registrazione preventiva sono gestite da grandi gruppi ma non solo, con il fenomeno dei cosiddetti trademark squatters. Nei paesi dove vige il sistema “first to file” anziché il sistema “first to use”, cioè la priorità del marchio viene acquisita da chi registra per primo il marchio, indipendentemente dal fatto che lo si utilizzi, è facile trovare qualcuno che registra in proprio qualche marca famosa. In genere quando la scelta dei nomi da registrare deve prevedere la commercializzazione in paesi con culture e linguaggi diversi emergono anche problemi di traduzioni e traslitterazioni impreviste.
In una campagna di registrazioni di marchi ( filing ) per l’industria automobilistica molti anni fa ricordo che in Giappone registrarono il nome COITO… Pronunciabile, facilmente riconoscibile , con un bel dittongo ( i brevi marchi con dittongo pare piacciano di più), perfetto come logo per un’auto, ma con un significato che potrebbe agevolare qualche battutina comica.
Anche il colosso L’Oreal quando ha cominciato a sondare il mercato cinese ha scoperto che la traslitterazione dei suoi marchi in Cina poteva creare giochi di parole o conflitti controproducenti.

Visto che come tutte le leggi, anche quelle sulla proprietà intellettuale dipendono da come vengono interpretate ed applicate, non è affatto detto che queste strategie di registrazione dei marchi portino effettivamente ai risultati sperati.
Per non incorrere in discussioni e contenziosi per passing off spesso è sufficiente che il marchio di grande diffusione sia registrato per settori merceologici diversi. Se chiamo CocaColla un adesivo per pavimenti e la Coca Cola non si è premurata di registrare il suo marchio in questa categoria merceologica, non credo sarebbe applicabile il passing off.
Insomma, se volete chiamare Neve una polverina bianca da sniffare con effetti psicotropi, forse nessuno vi farà causa, o almeno non ve la farà per violazione, abuso o confusione di un marchio registrato.
Se invece il marchio può disturbare il mercato di una grande marca è facile che partano azioni legali negli interessi della marca che si ritiene danneggiata, anche se i volumi sul mercato della marca che farebbe confusione possono essere minimi rispetto a quelli della grande marca.
Chi opera nel marketing sa quanto è rilevante il marchio nella decisione di acquisto. I cosmetici fotocopia dei prodotti di successo sono molto comuni, possono avere immagini e colori simili, formulazioni e funzionalità fatte con il copia e incolla, a volte hanno anche claim e messaggi pubblicitari analoghi.
È più probabile che partano contenziosi legali se si crea confusione sui marchi, che se si commercializza un prodotto “fotocopia”.

Rodolfo Baraldini

pubblicato 17 settembre 2015

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7 Commenti

  1. ho trovato una spiegazione sul web:

    l giudice milanese ha però stabilito che ci si può confondere perché i due nomi «derivano etimologicamente dal latino niveus/nivea/niveum ossia “bianco come la neve” e proprio il richiamo alla neve di Nivea che rende illecito l’uso di “Neve” da parte dei concorrenti nel settore dei prodotti di bellezza».

    E se fosse stato al contrario…cioe’ neve un’azienda piccola ma con marchio registrato prima che denuncia Nivea? Non avrebbero vinto ne sono certa.

  2. Effettivamente se un inglese legge neve la parola suona molto nivea. Comunque mi piace molto il marchio neve per la polverina bianca :-)

  3. Che vergogna un colosso come Nivea fare causa a una piccola realtà commerciale come Neve. E lei che li difende non è da meno.

    • Non c’è nessuno da difendere, con le attuali leggi chiunque operi nel settore poteva pensare che correvano il rischio di perdere questa causa . Il tribunale questa volta ha dato ragione a Nivea, quando qualche piccolissimo nuovo produttore lancerà la linea di makeup Nave cosmetics, probabilmente lo stesso tribunale darà ragione a Neve cosmetics. Se pensate di conoscere leggi e regole meglio dei giudici milanesi fate pure.

  4. Ciao Rodolfo. Quindi? Tu dici che la Nivea ha fatto bene a fare causa alla Neve? La stragrande maggioranza delle utenti non ha capito proprio da cosa possa nascere la confusione.Almeno in Italia. Mercati diversi, prodotti diversi ed opposti come formulazioni , nel senso una ecobio l altra meno. Nomi che non si somigliano affatto neanche foneticamente. Mah! A me pare solo un sopruso di un colosso contro un moscerino, senza offesa per Neve.

    • figurarsi se posso entrare nel merito di un contenzioso civilstico tra 2 società di capitali. Sarebbe come chiedermi su chi ha ragione in una lite di condominio di cui non si sa nulla se non qualche parziale informazione trovata su facebook….L’articolo ha preso spunto dalla vicenda Neve vs Nivea per evidenziare le problematiche legali, interculturali e commerciali che si devono affrontare quando si sceglie di lanciare un marchio cosmetico. Penso che l’attuale interesse sul web , specie se davvero coinvolge la “stragrande maggioranza degli utenti” sia rivelatore di strategie più articolate di come sembrerebbe. Se l’opinione del web facesse legge, al prossimo che mi chiede di lanciare una nuova linea di make-up suggerirei il marchio Nave cosmetics, formulando con siliconi in modo da distinguermi bene :) . Le cause per passing off sui marchi sono la norma nel business e chi lancia un nuovo marchio dovrebbe saperlo .

      • Grazie mille!

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